Marcas & Patentes

A imitação das marcas

Por a 1 de Junho de 2007 as 16:00

dsc_0020.jpgFalando de marcas já anteriormente nos referimos à constituição das marcas, designadamente aos diferentes tipos de sinais que um empresário pode adoptar para distinguir os seus produtos e/ou serviços, distinguindo-os dos produtos ou serviços congéneres dos seus concorrentes no mercado.

Assiste assim a qualquer empresário uma liberdade de escolha no que respeita ao sinal distintivo a adoptar para assinalar um produto ou serviço. Porém, essa liberdade de escolha não é ilimitada. Desde logo, há que apurar da aptidão intrínseca do sinal a constituir como marca. Todos compreenderão que um fabricante de guitarras não possa vender os seus produtos sob a marca “guitarra”, porquanto se trata da designação genérica do produto, ou seja, da identificação do próprio produto, o que, desde logo, e considerando que o registo da marca confere ao respectivo titular um direito de exclusivo, lhe daria uma posição de vantagem na concorrência, impedindo que outros fizessem uso de sinal semelhante.

Há assim sinais que, ou por identificarem o próprio produto, ou por descreverem determinadas características ou qualidades do mesmo, ou até por se terem tornado sinais usuais na linguagem corrente ou nos hábitos do comércio, não poderão, em princípio, ser registados como marcas.

Falamos assim da aptidão intrínseca do sinal para constituir uma marca, mormente da sua capacidade distintiva, que se não se verificar constitui um motivo de recusa do registo. Alguma doutrina vem identificando estas situações como motivos absolutos de recusa do registo.

Outras situações há, porém, em que a recusa do registo pode acontecer não porque a marca não tenha capacidade distintiva, mas porque colide com direitos de terceiros, já constituídos, ou seja, com marcas já registadas. Neste caso estamos perante motivos relativos de recusa.

Os casos mais frequentes são, sem margem para dúvidas, os casos de imitação ou usurpação de marca.

Prevê o artigo 239º, al. m) do CPI que é recusado o registo da marca que contenha, «em todos ou alguns dos seus elementos, reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada».

Deve referir-se que a usurpação, ou seja, a reprodução telle quelle de uma marca anterior não suscita particulares problemas. Se estamos perante uma marca igual a outra anteriormente registada, destinada a assinalar produtos idênticos, a tarefa do examinador sai facilitada.

Os casos de imitação de marca suscitam maiores problemas, desde logo pelas possíveis situações de aproveitamento que poderão estar na sua origem ou, não sendo o caso, que poderão resultar do registo da “nova” marca.

Contrariamente ao que seria aconselhável, a lei (art. 245º do CPI) acaba por dar uma noção de imitação: a marca registada considera-se imitada por outra se, além da prioridade, forem ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins, e tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma a que o consumidor não as possa distinguir senão de pois de exame atento ou confronto.

Sendo pacífica a questão da prioridade, o mesmo já não se pode dizer do que seja a afinidade entre produtos ou serviços, e muito menos a existência de semelhanças susceptíveis de induzir o consumidor em erro ou confusão.

Há no entanto que ter presente o seguinte: para que exista imitação, todos estes requisitos deverão verificar-se cumulativamente.

Uma marca pode ser igual a outra anterior, desde que se destine a assinalar produtos completamente diferentes: veja-se o caso da marca DOVE®, utilizada para distinguir sabonetes e chocolates.

No que respeita à afinidade entre produtos e serviços, a doutrina e a jurisprudência têm vindo a estabelecer alguns critérios: por exemplo, tem-

-se concluído pela afinidade entre dois produtos quando ambos apresentam a mesma utilidade ou fim. A natureza dos produtos ou serviços, ou os seus circuitos económicos de produção e comercialização têm constituído um critério adicional.

Apesar de tudo, o juízo nem sempre é fácil, tudo dependendo do caso em concreto, embora se verifiquem situações em que se torna quase inevitável concluir pela existência de afinidade. Pensemos, por exemplo, no caso dos sabonetes e dos sabões (critério da substituição), em que o resultado da utilização de um pode ser substituído pela utilização do outro.

Mais difícil ainda será apurar a existência de semelhanças entre as marcas.

Surgem-nos aqui todo um conjunto de factores e de critérios comparativos, desde logo pelo tipo de marcas que pode estar em confronto. É que são diferentes os critérios consoante estejamos perante marcas exclusivamente nominativas, ou perante marcas nominativas e figurativas.

Esta questão levar-nos-ia, certamente, a outro artigo, mas em qualquer podemos adiantar que um dos critérios aponta para que as marcas devam ser apreciadas no seu conjunto, isto porque se tem entendido que é a imagem de conjunto que mais prende a atenção do consumidor.

Por outro lado, devemos abster-nos de considerar no juízo comparativo a existência de elementos genéricos ou descritivos (estes, como se sabe, não podem ser objecto de uso exclusivo).

Podemos ainda referir, por exemplo, quando se trate de marcas compostas por elementos nominativos e figurativos, que devemos atender ao elemento mais relevante ou predominante nos respectivos conjuntos.

Naturalmente que, como se deixa antever, nem sempre é fácil determinar o que constitui e o que não constitui imitação de marca. Por isso que, sem sombra de dúvida, se trata de uma das mais fascinantes questões de direito industrial.
João Paulo Mioludo FURTADO, Gabinete Técnico de Marcas e Patentes – [email protected]

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